如何確定兩件專利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造
一、問題的提出
按照中國專利法第二條第一款的規(guī)定，中國專利的種類分為發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)，由于這種立法的特殊性，所以在遞交中國專利申請的時候，經(jīng)常會考慮將同一個技術(shù)方案同時遞交發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請；但是為了避免專利重復(fù)授權(quán)的原則，申請人又必須面對專利法第九條第一款的規(guī)定為了讓發(fā)明專利授權(quán)，放棄實(shí)用新型專利。隨之而來的問題是，申請人在申請階段繳納了兩份專利申請的費(fèi)用，所以當(dāng)然希望發(fā)明和實(shí)用新型專利同時保留專利權(quán)。針對該問題，本文將重點(diǎn)討論和分析“一拖二[1]”專利申請過程中各種選擇策略的利弊，供申請人參考。
二、問題的分析
1、在以下情況下，如何確定是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”：
a、發(fā)明專利申請的權(quán)利要求只寫方法對應(yīng)的主題，實(shí)用新型專利申請的權(quán)利要求只寫產(chǎn)品對應(yīng)的主題；
b、發(fā)明專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品主題用功能性和/或者用途限定來撰寫，實(shí)用新型專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品主題用結(jié)構(gòu)性特征來撰寫；
c、一份專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品中零部件對應(yīng)的主題，另一份專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品中組件對應(yīng)的主題；
d、兩份專利申請的部分必要技術(shù)特征相同，區(qū)別點(diǎn)在于：一份專利申請的權(quán)利要求中對于部分不同的必要技術(shù)特征都是用的上位概念，另一份專利申請的權(quán)利要求中對于部分不同的必要技術(shù)特征都是用的下位概念；例如，第一份申請保護(hù)的特征包括：A、B、C、D[2]，另一份申請保護(hù)的特征包括：A，B，c1，d1；
e、兩份專利申請的部分必要技術(shù)特征相同，區(qū)別點(diǎn)在于：一份專利申請的權(quán)利要求中對不同的必要技術(shù)特征部分用上位概念、部分用下位概念，另一份專利申請的權(quán)利要求中也對不同的必要技術(shù)特征部分用上位概念、部分用下位概念念；例如，第一份申請保護(hù)的特征包括：A、B、c1、D，另一份申請保護(hù)的特征包括：A，B，C，d1。
針對包括但不限于上面羅列的這些情況，第一個需要分析的問題：如何確定兩件專利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？
2、中國專利申請過程中的《發(fā)明專利請求書》和《實(shí)用新型專利請求書》中有針對專利法第九條第一款分別對應(yīng)設(shè)計(jì)選項(xiàng)：
?“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本發(fā)明專利的同日申請了實(shí)用新型專利”
?“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本實(shí)用新型專利的同日申請了發(fā)明專利”
針對上述的選項(xiàng)，第二個問題就產(chǎn)生了：申請人是勾選上述選項(xiàng)更有利，還是不勾選更有利呢？
3、中國專利法第九條第一款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”
問題：為了解決重復(fù)授權(quán)的問題，我們是放棄實(shí)用新型專利申請，還是修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求？如果選擇修改發(fā)明的權(quán)利要求，哪些修改方式可以使發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。
三、問題的解決
針對上面分析的三個問題，下面根據(jù)中國專利法和審查指南的相關(guān)規(guī)定來分析不同選擇之間的利弊，這樣申請人可以根據(jù)自己申請專利的目的進(jìn)行相應(yīng)的選擇。
01 如何確定兩件專利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造
對于情況a，審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)有給出明確的結(jié)論，同一申請人提交的兩件專利申請的說明書都記載了一種產(chǎn)品以及制造該產(chǎn)品的方法，其中一件專利申請的權(quán)利要求書要求保護(hù)的是該產(chǎn)品，另一件專利申請的權(quán)利要求書要求保護(hù)的是制造該產(chǎn)品的方法，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為要求保護(hù)的是不同的發(fā)明創(chuàng)造。
情況b的結(jié)論相對復(fù)雜，雖然審查指南未給出明確的規(guī)定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)卻給出了指導(dǎo)性的建議，“應(yīng)當(dāng)注意的是，權(quán)利要求保護(hù)范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。所以我們判斷不同語言撰寫出來的權(quán)利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，可以以專利保護(hù)范圍是否相同來考慮。
由于結(jié)構(gòu)特征限定的特征按照專利法第二條第三款的規(guī)定要求是“對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合”，所以更容易確定技術(shù)方案保護(hù)范圍；而功能性和/或者用途限定在確定保護(hù)范圍的時候，需要考慮權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)方案需要解決的技術(shù)問題，說明書中具體的實(shí)施方式，甚至還需要考慮被訴產(chǎn)品的特征，才能明確每個特征對應(yīng)的含義，在每個功能性和/或者用途限定的特征含義明確之后，該權(quán)利要求的保護(hù)范圍才能被確定。
如果功能性和/或者用途限定在確定保護(hù)范圍和結(jié)構(gòu)性特征限定的保護(hù)范圍相同時，我們可以推定發(fā)明和實(shí)用新型還是相同發(fā)明創(chuàng)造；如果不同，個人認(rèn)為可以參照情況d中的上下概念進(jìn)行對應(yīng)。
情況c，和情況a的分析和結(jié)論類似，保護(hù)不同對應(yīng)的保護(hù)范圍也是不同的，所以個人認(rèn)為這種情況也是不應(yīng)該屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；但是如果發(fā)明人在申請兩份專利的過程中，僅僅是把同一個產(chǎn)品用兩種概念表達(dá)出來，個人認(rèn)為不應(yīng)該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；例如打印機(jī)和打印裝置兩個主題詞。
情況d，審查指南雖然未對上位概念和下位概念保護(hù)范圍的情況做具體分析，但是在現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)中，上位概念被當(dāng)做一個整體進(jìn)行對待，而不能將上位概念分拆成多個并列方案進(jìn)行判斷[3]。
情況e，根據(jù)審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)卻給出了指導(dǎo)性的建議，“應(yīng)當(dāng)注意的是，權(quán)利要求保護(hù)范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，以及情況d中提及的“在現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)中，上位概念被當(dāng)做一個整體進(jìn)行對待，而不能將上位概念分拆成多個并列方案進(jìn)行判斷”；個人認(rèn)為情況e列舉的情況，是部分重疊的保護(hù)范圍，不屬于同樣發(fā)明創(chuàng)造。
02 申請人是否需要在專利申請請求書中勾選相應(yīng)的
專利法第九條第一款規(guī)定，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。如果申請人勾選上該選項(xiàng)，一般情況下，實(shí)用新型專利先授權(quán)，待發(fā)明專利審查過程中沒有發(fā)現(xiàn)其他實(shí)質(zhì)性缺陷時，發(fā)明專利的審查員在發(fā)送授權(quán)通知前，肯定會發(fā)送讓申請人放棄實(shí)用新型專利權(quán)或者修改發(fā)明專利權(quán)要求保護(hù)范圍；所以在發(fā)明專利授權(quán)之后，發(fā)明人的發(fā)明專利就已經(jīng)能夠得到一個相對穩(wěn)定的權(quán)利狀態(tài)。
但是如果發(fā)明人不勾選該選項(xiàng)，而且發(fā)明專利審查員在審查過程中未檢索到對應(yīng)的實(shí)用新型專利，對兩份專利都頒發(fā)了專利證書。按照審查指南第四部分第七章第2.1節(jié)的規(guī)定：
第一種情況，任何單位或者個人認(rèn)為屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）的兩項(xiàng)專利權(quán)不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請求專利復(fù)審委員會宣告其中授權(quán)在前的專利權(quán)無效的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)維持該項(xiàng)專利權(quán)有效。 情況b的結(jié)論相對復(fù)雜，雖然審查指南未給出明確的規(guī)定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)卻給出了指導(dǎo)性的建議，“應(yīng)當(dāng)注意的是，權(quán)利要求保護(hù)范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。所以我們判斷不同語言撰寫出來的權(quán)利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，可以以專利保護(hù)范圍是否相同來考慮。
第二種情況，任何單位或者個人認(rèn)為屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請日(有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日) 的兩項(xiàng)專利權(quán)不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請求專利復(fù)審委員會宣告其中授權(quán)在后的專利權(quán)無效的，專利復(fù)審委員會經(jīng)審查后認(rèn)為構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)當(dāng)宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效。 情況c，和情況a的分析和結(jié)論類似，保護(hù)不同對應(yīng)的保護(hù)范圍也是不同的，所以個人認(rèn)為這種情況也是不應(yīng)該屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；但是如果發(fā)明人在申請兩份專利的過程中，僅僅是把同一個產(chǎn)品用兩種概念表達(dá)出來，個人認(rèn)為不應(yīng)該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；例如打印機(jī)和打印裝置兩個主題詞。
第三種情況，如果上述兩項(xiàng)專利權(quán)為同一專利權(quán)人同日(僅指申請日)申請的一項(xiàng)實(shí)用新型專利權(quán)和一項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)，專利權(quán)人在申請時根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第二款的規(guī)定作出過說明，且發(fā)明專利權(quán)授予時實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，在此情形下，專利權(quán)人可以通過放棄授權(quán)在前的實(shí)用新型專利權(quán)以保留被請求宣告無效的發(fā)明專利權(quán)。
所以對發(fā)明人而言，如果在專利申請過程中就勾選相應(yīng)的選項(xiàng)，就會按照上面提及的第三種情況處理，可以通過放棄授權(quán)在前的實(shí)用新型專利權(quán)以保留被請求宣告無效的發(fā)明專利權(quán)。但是如果發(fā)明人不勾選相應(yīng)的選項(xiàng)，就會按照出現(xiàn)上面的第一種情況和第二種情況，在先授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)被維持，在后授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)被無效；而發(fā)明專利的保護(hù)期限是從申請日起20年，實(shí)用新型的保護(hù)期限是從申請日起10年；所以對申請人而言是一種損失。
另外，如果申請人在提交申請的不勾選相應(yīng)的選項(xiàng)，當(dāng)實(shí)用新型授權(quán)之后，發(fā)明審查過程中，是否也能通過放棄在前面已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型來保留發(fā)明專利的權(quán)利呢？我們可以重新回到專利第九條第一款和專利法實(shí)施細(xì)則四十一條第二款來分析：
專利法第九條第一款的規(guī)定為：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。
專利法實(shí)施細(xì)則四十一條第二款的規(guī)定為：同一申請人在同日(指申請日) 對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理。
我們可以看到對于未做說明的（即不勾選相應(yīng)的選項(xiàng)），專利法實(shí)施細(xì)則四十一條第二款明確規(guī)定只能按照第九條第一款中“關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理”（即第九條第一款規(guī)定中的前半句）；而不能享有第九條第一款中“但是……”相對應(yīng)的規(guī)定，所以申請人此時應(yīng)該不能再享有通過放棄在前面已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型來保留發(fā)明專利的權(quán)利。
所以，通過上述的分析，勾選對應(yīng)選項(xiàng)就需要我們在發(fā)明授權(quán)之前作出讓步，例如修改權(quán)利要求保護(hù)范圍，或者放棄實(shí)用新型；不勾選的話，必須要能夠確認(rèn)我們能夠通過權(quán)利要求的撰寫技巧，使兩份專利申請的是保護(hù)范圍不同的兩份專利，否則就會出現(xiàn)發(fā)明被無效的風(fēng)險。
03 申請人如何修改權(quán)利要求避重復(fù)授權(quán)
如第二部分列舉的5種情況，以及第三方部分對這5種情況的分析的結(jié)論；情況a、c、d、e是可以滿足要求的，在滿足專利法規(guī)定的其他情況下，可以參考這4種情況進(jìn)行修改。
而情況b如果想得到兩份穩(wěn)定的專利權(quán)，就需要在發(fā)明專利申請文件撰寫過程中，將功能性和/或用途特征用多種實(shí)施例方式進(jìn)行解釋，使得功能性和/或用途對應(yīng)的技術(shù)特征相對于實(shí)用新型對應(yīng)的特征能用上位概念進(jìn)行解釋。
另外，在修改過程中，還有一種最常見的修改方式就是：增加技術(shù)特征。但是增加的技術(shù)特征是否就一定能區(qū)分專利法第九條第一款中“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”呢，這就還是需要分析權(quán)利要求保護(hù)的范圍是否會因?yàn)樵黾拥奶卣鞫煌琜5]。
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